Notoriedade da marca e má-fé do registrador são requisitos para a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro no INPI

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou pedido de ação de nulidade de registro reafirmando sua jurisprudência no sentido de que referida ação apenas não se sujeita ao prazo de prescrição quando restam comprovadas a notoriedade da marca da qual se busca o registro e a má-fé do registrador que inicia o pleito.

No caso em questão, uma empresa de artigos esportivos internacional buscava a nulidade ou adjudicação de todos os registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) desde 1980 no Brasil. No país, o registro da marca foi concedido a empresas de um ex-atleta brasileiro de pólo aquático.

Os ministros negaram o pedido sem razão de reconhecer que as empresas, a internacional e a brasileira, mantiveram relação comercial de 30 anos, em que a empresa brasileira se obrigou ao pagamento de royalties pelo uso da marca. O inadimplemento dessa obrigação que teria gerado o rompimento da relação contratual, após o que a empresa internacional buscou a nulidade dos registros concedidos para a empresa brasileira.

Dessa forma, o STJ reconheceu que a marca não era notória no país perante o público geral à época do pedido de registro pelo brasileiro, bem como não se verificava qualquer má-fé deste enquanto o acordo comercial entre as empresas vigorou por 30 anos. O relator do caso, ministro Raul Araújo, confirmou o entendimento da jurisprudência do STJ e ressaltou que a ação de nulidade do registro não é objetiva. Decidiu, entretanto, que a má-fé do registrador brasileiro voltou a produzir efeitos quando o acordo comercial foi rompido, reestabelecendo a sentença na determinação de não renovação do registro pela empresa brasileira, de forma que a empresa internacional, dona da marca, poderá retomar o controle da marca no Brasil, desde que cumpra os requisitos legais.